« Ça vous est déjà arrivé ? »

 
Compilation des faux-pas juridiques des start-uppeurs sous forme de billet d’humeur.

Cette semaine dans notre billet d’humeur, « Ça vous est déjà arrivé ? » : j’ai déposé ma marque tout(e) seul(e), oui mais, voilà….

 

Le dépôt de la marque de ma start up

 

Vous êtes une start up en développement, et vous vous êtes certainement retrouvés dans cette situation dans laquelle, pour un nombre de raisons qui vous appartiennent, mais le plus souvent pour des raisons de coût et d’argent ; vous vous êtes dit : « je crée ma start up je dépose ma marque tout seul, je peux le faire, pas de souci »

Dans l’absolu oui il n’y a pas de souci, mais dans la pratique que se passe-t-il?

 

La forme de la marque

 

Comme beaucoup, vous avez travaillé et créé la marque que vous voulez déposer sans vérifier si la forme choisie (mot, nom, slogan, chiffre, lettre, dessin, logo) présente un caractère distinctif, et donc peut faire l’objet d’une protection par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 

Est-ce que la forme sous laquelle je veux enregistrer ma marque peut faire l’objet d’un dépôt?

 

Inutile de payer pour un dépôt pouvant faire l’objet d’un rejet total ou partiel d’enregistrement, suite à l’examen de celui-ci ou à l’issue d’une procédure d’opposition, sans vous assurer de la faisabilité et de la validité du dépôt.

 

En pratique que peut- il m’arriver avant l’enregistrement ?

 
Période d’observation (durée 2 mois) :  l’INPI peut demander une régularisation et/ou si la régularisation n’est pas suffisante ou satisfaisante, il pourra décider du rejet partiel du dépôt.

Dans ce cas-là, une demande divisionnaire permettra d’enregistrer la partie qui n’est pas visée par l’opposition sans attendre le règlement du litige.
 

Quel risque pour l’exploitation de la marque ?

 

Ici le risque financier existe mais reste mitigé, car il faut compter entre 27 et 52 € pour la procédure de renonciation, le risque immédiat est le temps, car tant que l’enregistrement n’est pas définitivement acquis et l’exploitation commerciale de la marque peut être sujet à contestation. Plus vous exploitez une marque non protégée plus le risque d’exploitation lié à son utilisation est élevé pour la start-up.

Post-observation (durée 6mois) : L’INPI ou le titulaire d’un droit antérieur peut former une opposition dans un délai de deux mois à compter du dépôt. A l’issue de ces deux mois, court un délai de six mois pour statuer sur l’opposition.

 

En pratique que peut-il m’arriver après l’enregistrement ?

 

Si l’enregistrement est accepté, il peut toujours faire l’objet d’une demande en annulation par le Ministère public ou par le propriétaire de droit antérieur. Ce droit d’action dure cinq ans à compter de l’enregistrement.

 

Le choix des classes

 
J’ai déposé ma marque pour l’exploitation commerciale de mon produit ou de mon service. J’ai l’impression d’avoir compris le procédé et les modalités de dépôt. Par contre, je ne me suis pas interrogé sur l’ensemble des activités que je comptais exercer dans le cadre de l’exploitation commerciale de ma startup.

 

En pratique comment le choix des classes peut affecter la protection de ma marque ?

 

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. C’est la raison pour laquelle, il convient d’attacher une attention particulière au choix des classes au moment de la demande d’enregistrement.

Même si le site de l’INPI donne des informations pour accompagner les start-uppeurs dans le dépôt de la marque, ces dernières peuvent être mal interprétées.

 

1. Comment choisir la classe et pourquoi est-ce important ?

 

Les classes permettent d’associer la protection de la marque aux produits et/ou services auxquels elle s’applique. Pour une protection efficace de votre marque, il est impératif de se poser la question de savoir quelle est votre activité et comment elle est réalisée.

Une fois cette question posée, vous pourrez plus facilement déterminer le choix des classes pertinentes dans votre formulaire de dépôt.

Par exemple, si votre activité concerne la vente de produits de bouche.

Il est intéressant de se demander quel produit vous allez mettre en vente. Ainsi, des sandwichs fait maisons, correspondent à la catégorie « Produits » de la classe 30, mais il est fort à penser que vous allez également y associer, sur le plan des services accessoires à votre activité principale le service de traiteur pour exploiter commercialement la fabrication desdits sandwichs, ce qui correspond à la classe 43.

Lorsque votre start-up développe une activité de services, il faut alors bien réfléchir aux classes représentant vos activités.

 

2. Je n’ai sélectionné qu’une classe parce que je pensais que si j’en choisissais une autre cela allait me coûter plus cher, je m’aperçois après le dépôt que ma start up développe aussi des activités accessoires, que je n’avais pas prévu ou compris. Que faire ?

 

Après le dépôt mais avant l’enregistrement, il est possible de modifier les classes de produits et services :

Vous pouvez toujours réduire la portée de votre marque, mais jamais l’élargir. Ainsi :

• La suppression de produits et services est autorisée à tout moment, et aussi lors du renouvellement. Vous pouvez supprimer des classes entières ou seulement certains produits ou services qui ne vous intéressent plus.

 

• La précision de produits ou services : vous pouvez également préciser certains produits ou services, toujours à condition que cela entraine une restriction de la protection de votre marque. Par exemple, votre marque visait les fruits et légumes, et vous décidez de limiter la protection aux fruits et légumes bio

 

Une fois le dépôt effectué, vous ne pourrez pas rajouter des classes ou des produits/services pour une marque déjà déposée. En cas d’oubli, vous devrez alors procéder à un nouveau dépôt pour ces produits et/ou services manquants.

Le risque est de devoir payer un nouveau dépôt.

 

Le suivi de la marque

 

Ma marque est déposée, je l’exploite commercialement dans le cadre du développement de ma start up. Dix ans s’écoulent et j’oublie de renouveler ma marque ou je la modifie sans communiquer cette modification à l’INPI.

 

En pratique que se passe-t-il ?

 

Si la marque ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services, alors l’enregistrement peut être renouvelé. A contrario, toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt, et donc d’un paiement de frais d’enregistrement auprès de l’INPI.

L’absence de renouvellement, à l’issu des 10 ans de protection, pourrait exposer la marque à un risque reproduction qui ne sera plus susceptible d’être protégé par l’action en contrefaçon. On parle de déchéance de la protection de la marque.

Au bout de 10 ans d’exploitation, on peut imaginer que la valeur qu’aura acquis cet actif pour votre start-up sera substantielle ou proportionnelle à son développement et cela pourrait affecter le bon déroulement les prochaines étapes de son développement telles que la levée de fond et/ou de l’exploitation des licences d’utilisation.

 

L’exploitation de la marque

 

Pour des raisons de temps et de complexité certains choix ont des conséquences juridiques désastreuses. Protéger votre marque vous permet de créer de la valeur et protéger cet actif qui sera valorisable proportionnellement au développement et à la croissance de votre start-up, notamment au moment des levées de fond.

Ne prenez donc pas de risques inutiles, chronophage et couteux en effectuant des choix malheureux, consultez d’abord votre avocat.